PROTOKOL MADRID: PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, PROSES PENDAFTARAN, DAN KELEBIHAN-KEKURANGANNYA

  I.     Apa itu Protokol Madrid?

Pada prinsipnya, Protokol Madrid adalah suatu perjanjian atau protokol internasional yang mengatur dan memberlakukan sistem pendaftaran dan pemeliharaan perlindungan merek secara internasional (di banyak negara) dengan cukup satu aplikasi permohonan saja (One Application, One number of registration, One Renewal, One Currency, and One Document). Permohonan tersebut cukup diajukan di negara asal untuk kemudian diteruskan oleh Kantor Merek setempat ke Biro Internasional WIPO untuk diproses.

Jika tanpa Protokol Madrid biasanya pendaftaran suatu merek dengan tujuan banyak negara harus dilakukan secara terpisah satu persatu di negara yang dituju maka dengan menggunakan Madrid Protokol ini, pendaftaran di banyak negara tersebut cukup dilakukan sekali di Kantor Merek di negara asalnya. Selanjutnya pemilik merek dapat memilih negara-negara tujuan di mana mereknya hendak didaftarkan dalam satu permohonan yang dimaksud.

Protokol Madrid diadopsi dan diberlakukan dalam rangka memberikan kemudahan dan kepraktisan pendaftaran dan pemeliharaan perlindungan merek internasional, di mana pendaftaran merek dengan tujuan banyak negara dan pemeliharaan perlindungannya di negara-negara yang dimaksud cukup dilakukan dalam satu permohonan saja secara terpusat. Itulah inti daripada Protokol Madrid ini.

Protokol Madrid disahkan pada tanggal 27 Juni 1989 di Madrid  Spanyol dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 April 1996 di lingkungan negara pesertanya. Indonesia sendiri baru mengaksesi dan memberlakukan Protokol Madrid ini pada 30 September 2017 melalui Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark, 1989.

Sejak saat itu berlaku lah sistem pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol ini, di mana merek dalam negeri dapat didaftarkan secara internasional di banyak negara sekaligus, dan pada saat yang bersamaan Indonesia juga menerima pendaftaran merek internasional dari luar negeri dengan menggunakan protokol ini.

  II.     Ruang Lingkup Protokol Madrid:

Hal-hal yang dicakup dan dapat diproses dengan menggunakan mekanisme Protokol Madrid adalah sebagai berikut:

A.    Pendaftaran Merek (secara Internasional);[1]

B.     Pemeliharaan Merek Pasca Pendaftaran, yang meliputi:

  1.      Pembaruan pendaftaran (renewal);[2]

  2.      Perluasan pendaftaran di negara tujuan baru (subsequent designations);[3]

  3.     Modifikasi (Perubahan) terhadap Merek yang telah terdaftar, seperti perubahan alamat,    perubahan/pengalihan kepemilikan, perubahan nama/alamat perwakilan, pencatatan lisensi, dan pencoretan jenis barang/jasa tertentu.[4]

 III.       Proses Pendaftaran Merek melalui Sistem Protokol Madrid di Indonesia

Permohonan Internasional diajukan kepada Biro Internasional WIPO melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.  Permohonan Internasional diajukan dengan mengisi formulir MM2 dalam bahasa Inggris.

Syarat subyek yang dapat mengajukan Permohonan Internasional:

1. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
2. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Syarat objek yang dapat diajukan: 

Pengajuan Permohonan Internasional hanya dapat dilakukan jika Pemohon telah memiliki Permohonan atau Pendaftaran (secara nasional) di DJKI sebelumnya.[5]

 IV.           Kelebihan dan Kekurangan Akibat Pemberlakuan Protokol Madrid

A.       Kelebihan

Beberapa kelebihan atau keuntungan akibat dari pemberlakuan Madrid Potocol ini antara lain:

1. Dari sisi pelaku dunia usaha atau pemilik merek, pendaftaran merek internasional akan lebih murah/hemat biaya, karena pendaftaran dengan tujuan banyak negara tersebut cukup dilakukan sekali di negara asal (one application for all), sehingga pemilik merek tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mebayar jasa konsultan HAKI di negara-negara tujuan;  
2. Dari segi kepraktisan dan kemudahan birokrasi, pendaftaran merek internasional juga akan jauh lebih mudah dan praktis, karena pendaftaran dengan tujuan banyak negara tersebut cukup dilakukan sekali di negara asal (one application for all), sehingga pemilik merek tidak perlu lagi mendaftarkan mereknya satu persatu secara terpisah di negara-negara yang dituju; 
3. Protokol Madrid menentukan batas waktu yang pasti untuk proses pendaftaran sampai dengan notifikasi penolakan, yakni 12 bulan atau 18 bulan (tergantung masing-masing negara memilih yang mana, untuk Indonesia 18 bulan). Apabila jangka waktu tersebut lewat tanpa adanya notifikasi penolakan maka merek yang dimaksud secara otomatis menjadi merek terdaftar;[6] 
4. Madrid Protokol adalah sistem alternatif. Pendaftaran merek secara internasional (di beberapa negara) tetap bisa dilakukan melalui jalur konvensional di masing-masing negara tujuan jika memang pemilik merek mengehendakinya. Artinya, pemberlakuan Protokol Madrid tidak menutup sepenuhnya pintu pendaftaran konvensional di masing-masing negara tujuan. Cost effectiveness dari pendaftaran merek dengan menggunakan Protokol Madrid ini justru baru tercapai jika jumlah negara yang dituju (designated country) signifikan. Sebaliknya, pendaftaran merek dengan menggunakan Protokol Madrid akan menjadi tidak cost effectiveness apabila negara yang dituju hanya beberapa saja yang mana hal tersebut bisa dilakukan melalui pendaftaran secara konvensional; 
5. Dari sisi Konsultan HAKI, dalam hal ada Oposisi atau Penolakan, Konsultan HAKI di negara tujuan tetap dibutuhkan karena yang dapat mengajukan jawaban untuk itu adalah Konsultan HAKI di negara yang dimaksud;
6. Dengan adanya Protokol Madrid ini maka merek-merek nasional akan dapat mudah masuk ke pasar internasional.

     B.         Kekurangan

Beberapa kekurangan atau kerugian akibat dari pemberlakuan Madrid Potocol ini antara lain: 

1. Adanya Prinsip Ketergantungan (Dependensi) Selama Jangka Waktu 5 Tahun Pertama Sejak Pendaftaran Internasional:

Untuk jangka waktu lima tahun (masa dependensi) nasib suatu merek yang telah terdaftar secara internasional/merek IR (international registration) akan tetap tergantung pada nasib merek pokoknya (permohonan pendaftaran atau pendaftaran) di negara asal.

Jika, karena alasan apa pun, merek pokok di negara asalnya berhenti berlaku secara keseluruhan atau sebagian (penolakan atau penarikan permohonan pendaftaran pokok, atau pembatalan, penolakan, pencabutan, pembatalan, atau pengakhiran pendaftaran pokok) dalam jangka waktu tersebut (lima tahun sejak tanggal IR), merek IR tersebut akan dibatalkan secara keseluruhan atau sebagian (hanya untuk beberapa barang atau jasa).

Namun demikian, untuk meringankan konsekuensi dari fitur dependensi ini, Protokol Madrid menyediakan kemungkinan ‘perubahan’ merek IR menjadi permohonan pendaftaran nasional atau regional di tiap-tiap DCP (designations contracting party). Dalam waktu tiga bulan sejak pembatalan suatu merek IR, Pemilik merek tersebut dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sama dalam DCP tersebut dan permohonan pendaftaran tersebut (berdasarkan ‘perubahan’ merek IR) akan diperlakukan seolah-olah telah diajukan pada tanggal merek IR asli (sehingga mempertahankan hak sebelumnya yang telah dinikmati).

Setelah periode dependensi lima tahun pertama ini terlewati, merek IR menjadi sepenuhnya independen dari merek pokok di negara asalnya dan tidak dapat dibatalkan lagi jika merek pokoknya berhenti berlaku;[7] dan:

2. Dari sisi Konsultan HAKI, Protokol Madrid berdampak secara langsung pada penurunan income yang biasa didapat dari proses pendaftaran merek secara konvensional (sebelum pemberlakuan Protokol Madrid). Sebab pemilik merek dari luar negeri yang bermaksud mendaftarkan mereknya secara internasional termasuk dengan tujuan Indonesia dengan menggunakan Protokol Madrid ini, tidak perlu lagi menggunakan jasa Konsultan lokal di negara-negara tujuan, karena pendaftaran cukup dilakukan sekali dari negara asal.

---

[1] Diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Protokol Madrid.

[2] Diatur dalam Pasal 7 Protokol Madrid.

[3] Diatur dalam Pasal 3 Protokol Madrid.

[4] Diatur dalam Pasal 9 Protokol Madrid.

[5] Panduan mengenai tata cara pendaftaran dan pemeliharaan merek pasca pendaftaran secara internasional dengan menggunakan Protokol Madrid ini dapat dilihat pada Buku Panduan Protokol Madrid yang diterbitkan DJKI. Dapat diakses dan diunduh pada laman: https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/merek/buku%20panduan%20protokol%20madrid1ok.pdf.

[6] Pasal 5 Protokol Madrid.

[7] Pengaturan mengenai Prinsip Ketergantungan ini tercantum pada Pasal 6 Protokol Madrid.